San Pedro Garza García, Nuevo León a 10 de agosto de 2020.
El pasado 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (la “Ley”), dentro de la cual se encuentran las siguientes novedades:
I. Generalidades
a) Entrada en vigor
Entrará en vigor a los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su publicación en el DOF, siendo la fecha de entrada en vigor el 5 de noviembre de 2020.
b) Abrogación de la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”)
La LPI queda abrogada; no obstante, la LPI se seguirá aplicando exclusivamente respecto a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Penal Federal.
c) Referencias en otras normas a la LPI
Las menciones que en otras disposiciones se hagan de la LPI, se entenderán referidas a la nueva Ley.
d) Reglamento
En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la LPI.
e) Facultades del IMPI
Se adicionan como facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), las siguientes:
i. Solicitar el auxilio de la fuerza pública e instituciones civiles o armadas para cumplir sus determinaciones.
ii. Destruir los bienes que se aseguren como medida precautoria en un procedimiento de infracción sin compensación alguna.
iii. Condenar al pago de daños y perjuicios a infractores de la Ley y cuantificar el monto de la indemnización respectiva.
iv. Exigir el pago de créditos fiscales no cubiertos a través del procedimiento administrativo de ejecución que regula el Código Fiscal de la Federación (“CFF”).
v. Conciliar intereses de contrapartes de procedimientos de declaración administrativa de infracción, cuando se lo soliciten.
vi. Determinar montos de multas que imponga y accesorios, así como requerir su pago y recaudar el crédito fiscal que resulte.
vii. Fungir como perito en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, cuando se le solicite.
viii. Emitir dictámenes técnicos para el ejercicio de acciones jurisdiccionales.
f) Uso de medios electrónicos
Se adiciona el reconocimiento expreso de la utilización de medios electrónicos para: (i) la presentación de documentos, los cuales surtirán los mismos efectos y tendrán el mismo valor probatorio que los firmados autógrafamente; y (ii) la emisión por el IMPI de avisos informativos a solicitantes respecto de sus trámites.
g) Representación legal
Se reordenan diversas disposiciones referentes a la representación legal, lo que proporciona una mayor facilidad para determinar las facultades de los representantes en trámites y procedimientos ante el IMPI.
II. Patentes
Se reconoce expresamente la patentabilidad de sustancias, compuestos o composiciones en el estado de técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva.
Se define a las características técnicas esenciales, como aquellas necesarias para que la invención resuelva un problema técnico.
Se reconoce la imposibilidad de patentar procedimientos de clonación, modificación de identidad genética y utilización de embriones humanos con fines industriales, comerciales, o para desarrollar un ser humano.
Se incluye la Cláusula Bolar, permitiendo a terceros utilizar productos con patentes vigentes con el fin de generar pruebas y experimentar para obtener registros sanitarios de medicamentos.
Permite la utilización de patentes por terceros durante su periodo de rehabilitación.
Respecto a su tramitación:
a) Se adicionan como nueva forma de presentación de las solicitudes de patente, las solicitudes divisionales.
b) Se establece como plazo para la presentación de solicitudes divisionales el de dos meses contados a partir de la procedencia del otorgamiento de la solicitud principal.
c) Se abre la posibilidad de realizar modificaciones de fondo en las solicitudes presentadas ante el IMPI, siempre y cuando no contengan materia adicional ni reivindicaciones que den mayor alcance de protección a la solicitada previamente.
Se crea la figura del certificado complementario, a petición de parte, para ajustar la vigencia de la patente debido a retrasos irrazonables atribuibles al IMPI durante el proceso de presentación de solicitud y otorgamiento de la misma, traducido en un plazo superior a 5 años, certificado que tendrá una vigencia no mayor a 5 años.
III. Modelos de Utilidad
Se modifica la duración de la vigencia de su registro, de 10 años a 15, contados a partir de la fecha de la solicitud, ampliando su protección.
Los registros de modelos de utilidad otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o anualidades.
Los registros de modelos de utilidad vigentes al momento de la entrada en vigor de la Ley, podrán mantener su vigencia hasta un máximo de quince años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, debiendo presentar dentro de los seis meses previos al término de la vigencia original de diez años, el pago por concepto de quinquenios o anualidades.
IV. Diseños Industriales
Se adicionan nuevas formas para la identificación de elementos que no formen parte de un diseño industrial a registrar, tales como líneas discontinuas, difuminados, sombreados o contornos, así como nuevas formas para para precisar sus descripciones.
Se establece la posibilidad de registrar diseños industriales consistentes en secuencias animadas o interfaces gráficas animadas.
V. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados
Se realizan precisiones en la regulación de los derechos exclusivos de explotación para esquemas de trazado sobre su reproducción, importación, venta y distribución.
VI. Conservación de Patentes y Registros
Se reconoce la posibilidad de que cuando exista un gravamen inscrito ante el IMPI, el beneficiario podrá presentar el pago de las anualidades correspondientes a la conservación de los derechos de una patente o registro de modelo de utilidad o esquema de trazado de circuito integrado, o, en su caso, la renovación del registro de un diseño industrial.
Se establece que las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la LPI que se abroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento y quedarán sujetos a las disposiciones de la nueva Ley, exceptuando lo dispuesto por el Capítulo III Del Certificado Complementario y el Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros del Título Segundo de la nueva Ley.
Las solicitudes de patente o de registro de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las solicitudes de inscripción de transmisiones o licencias que se encuentren en trámite en la fecha en que la nueva Ley entre en vigor, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.
VII. Nulidad de Patentes y Registros
Se eliminan plazos para ejercer acciones de nulidad sobre supuestos establecidos de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado.
En caso de solicitarse una declaración administrativa de nulidad o caducidad de patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la LPI que se abroga, les resultarán aplicables las causales previstas en la LPI.
VIII. Secretos Industriales
Se establece una nueva definición de secreto industrial, la cual indica como novedad el que para que cierta información pueda ser considerada como tal, ésta debe estar bajo el control legal de la persona que pretende protegerlo, evitando así que personas que detenten un secreto industrial de fomra ilegítima, puedan gozar de su protección.
Se elimina el requisito de que todo secreto industrial tenga que referirse a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
Se determina como nuevo término a la apropiación indebida de un secreto industrial para establecer que la misma sucede cuando se adquiere cierta información por medios contrarios a los buenos usos y costumbres en el comercio, señalando además supuestos de excepción a la apropiación indebida.
IX. Marcas, Avisos y Nombres Comerciales
a) Impedimentos para el registro
Se modifica el impedimento para el registro de marcas por personajes protegidos por el derecho de autor para establecer la nueva Ley como impedimento al registro la existencia de reservas de derechos vigentes, excepto cuando el registro sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste.
b) Distintividad adquirida
Se adiciona como nueva excepción al impedimento de registro de marcas consistente en faltas de distintividad aquellas que sean consideradas como de distintividad adquirida en términos de lo que señale el Reglamento de la Ley.
c) Vigencia
Se modifica la forma de contar la vigencia de los registros de signos distintivos para que la misma comience a contar a partir de la fecha del otorgamiento del registro del signo distintivo.
d) Declaración de buena fe en el uso
Se adiciona la obligación de los solicitantes de declarar la buena fe en el uso del signo distintivo del que se solicita su registro o renovación.
e) Solicitud de registro de marcas
Se adicionan y modifican los siguientes requisitos para solicitar el registro de marcas:
i. Correo electrónico del solicitante.
ii. Elementos de la marca sobre los cuales no se solicita protección
iii. Descripción de la marca
iv. Ubicación de los establecimientos de uso de la marca
v. Tipo de caracteres de la marca
f) Elementos no reservables de marcas
Se adiciona una definición de los elementos no reservables de marcas como aquellos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca.
g) Cotitularidad
Se elevan a rango de Ley diversas reglas que deberán incluirse en los convenios de cotitularidad como reglas de uso de marcas por dos o más cotitulares, dentro de las que se encuentran:
i. El uso, licencia y transmisión de derechos de la marca o, en su caso, para la defensa de la misma;
ii. La cancelación del registro; y
iii. La limitación de productos y servicios.
Se aclara adicionalmente que cualquiera de los cotitulares podrá iniciar las acciones correspondientes para la defensa de sus derechos, salvo estipulación en contrario en el convenio respectivo.
h) Conservación de derechos
Se adiciona que el beneficiario de un gravamen inscrito ante el IMPI podrá presentar la renovación del registro gravado y no tendrá la obligación de declarar el uso real y efectivo de la marca.
X. Marcas de Certificación
Se elimina la posibilidad de que, cuando una marca de certificación esté conformada por el nombre de una zona geográfica o contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto o servicio, las personas morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar, puedan solicitar su registro.
XI. Marcas Notoriamente Famosas
Se adiciona el reconocimiento como marcas famosas en México a aquellas tengan una difusión o reconocimiento en el comercio global.
Se simplifica el proceso de obtención de la declaratoria de notoriedad o fama de una marca mediante la eliminación de los siguientes requisitos:
a) El tiempo de publicidad efectiva de la marca;
b) La inversión realizada durante los últimos 3 años en publicidad o promoción de la marca;
c) El área geográfica de influencia efectiva de la marca;
d) El volumen de ventas de los productos o ingresos percibidos por los servicios amparados bajo la marca durante los últimos 3 años; y
e) El valor económico que representa la marca en el capital contable de la compañía titular.
XII. Nulidad y Caducidad de Registros de Signos Distintivos
a) Nulidad parcial
Se adiciona como supuesto bajo el cual podrá declararse la nulidad de un registro de marca el de nulidad parcial únicamente respecto de los productos o servicios que éste proteja cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarada por quien la registró.
b) Caducidad parcial
Se adiciona como nuevo supuesto de caducidad de registros de marca el de caducidad parcial respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso real y efectivo, salvo que exista causa justificada para ello.
XIII. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
Se adiciona una nueva definición de denominación de origen como el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.
Por su parte se establece una nueva definición de indicación geográfica entendiéndose por aquella el reconocimiento de: (i) una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma; (ii) una referencia que indique un producto como originario de la misma; o (iii) una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica, siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales.
Se modifican diversas disposiciones respecto al trámite y requisitos de la declaración de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas así como se adicionan supuiestos respecto de la cancelación de la autorización de uso de las mismas.
Las autorizaciones de uso de una denominación de origen o de una indicación geográfica, otorgados con base en la LPI que se abroga, conservarán su vigencia, en todo lo demás quedarán sujetos a la nueva Ley.
XIV. Trámites de Signos Distintivos en Curso a la Entrada en Vigor de la Nueva Ley
Las solicitudes de registro de marca y aviso comercial, de publicación de un nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hubieren presentado en éstas; las solicitudes de declaración general de protección a una denominación de origen o a una indicación geográfica, así como las solicitudes de inscripción de renovaciones, autorizaciones, transmisiones o licencias, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la nueva Ley, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.
XV. Declaración de Uso Real y Efectivo
Los registros de marca o de aviso comercial y los efectos de publicación de nombre comercial otorgados conforme a la nueva Ley, deberán presentar la declaración de uso real y efectivo en los términos de su artículo 233 y, en su oportunidad, renovar el título conforme a lo dispuesto en su artículo 237.
Los registros de marcas o de avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia, quedando sujetos en todo lo demás a la nueva Ley. Dichos registros y publicaciones deberán presentar, en su oportunidad, la declaración de uso real y efectivo y, en su caso, la renovación correspondiente, de conformidad con los artículos 233 y 237 de la Ley.
Los registros de marcas o avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, otorgados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, conservarán su vigencia y, en su oportunidad, deberán renovar el título conforme a lo dispuesto en su artículo 237 de la Ley. Dichos registros y publicaciones quedarán sujetos en todo lo demás a la nueva Ley, exceptuando la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo, prevista en su artículo 233.
XVI. Procedimientos de Declaración Administrativa
a) Generalidades
Las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la nueva Ley continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones contenidas en la LPI que se abroga.
Las causales de nulidad y caducidad contenidas en la nueva Ley, no previstas en la LPI que se abroga, solo serán aplicables a las patentes, registros, publicaciones o autorizaciones de uso que hayan sido solicitados y otorgados al amparo de la nueva Ley.
Se adiciona como requisito a establecer en las solicitudes de declaración administrativa, así como en la contestación y en las manifestaciones, el correo electrónico del promovente titular afectado y el del presunto infractor en cada caso.
Se adiciona la forma en la que el IMPI podrá ejercer la facultad de determinar los daños y perjuicios ocasionados por el infractor al titular afectado de un procedimiento de declaración administrativa de infracción.
Se adicionan medidas provisionales para el caso de infracciones relacionadas con importaciones de mercancías y el uso de signos en medios electrónicos.
Asimismo, se reconoce la facultad del IMPI para adoptar de oficio las medidas provisionales establecidas en la Ley.
b) Inspección
Se reordena la regulación de las inspecciones para establecerse como capítulo dentro del título de los procedimientos de declaración administrativa.
Se adiciona como facultad del IMPI la de imponer multa de hasta 250,000 UMAs por incumplimiento en la entrega ante cualquier requerimiento de información.
Para el caso de que cualquier persona le negare la entrada a un establecimiento en el caso de inspección del IMPI, se agrega la facultad del IMPI de imponer la multa mencionada en el párrafo anterior, así como de clausurar temporalmente hasta por 90 días el establecimiento.
c) Notificaciones
Se adiciona un nuevo capítulo de notificaciones en las cuales se agrega que podrán realizarse a través de medios electrónicos cuando así lo desee el promovente.
d) Conciliación
Se adiciona un nuevo capítulo de conciliación mediante el cual se regula su sustanciación para los procedimientos de declaración administrativa de infracción, la cual podrá llevarse a cabo en cualquier etapa procesal a solicitud de cualquiera de las partes del procedimiento siempre y cuando sea antes de la emisión de la resolución y la cual no suspenderá la sustanciación del procedimiento de infracción correspondiente.
XVII. Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos
a) Infracciones
Se deroga como infracción el supuesto en el que el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción.
Se adicionan como nuevos supuestos de infracción los siguientes:
i. Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal; y
ii.Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.
Se adiciona una definición de lo que deberá entenderse por “uso” para efectos de las infracciones a la Ley, entendiéndose por tal, de manera enunciativa más no limitativa: el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación.
b) Sanciones Administrativas
Las multas impuestas antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su determinación.
Se deroga como sanción administrativa el arresto administrativo.
Se incrementan significativamente los límites superiores de las multas por infracciones a la Ley de 20,000 a 250,000 UMAs.
Se aclara que las sanciones se aplicarán sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición.
Se establece que los ingresos por concepto de las multas impuestas por el IMPI se destinarán a cubrir sus gastos de operación.
Se aclara lo que debe de entenderse por “reincidencia” para efectos de la Ley y demás disposiciones derivadas de ella, entendiéndose por tal, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, una vez que sea exigible la resolución emitida por el IMPI.
Se establece que las multas que imponga el IMPI serán consideradas créditos fiscales y se recaudarán o, en su caso, ejecutarán por éste, en su carácter de autoridad fiscal, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el CFF y su Reglamento.
Se establece que la indemnización por la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en la Ley, podrá ser reclamada, a elección del titular afectado, ante:
i. El IMPI una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, en los términos de la Ley y vía incidental, o
ii. Los Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 409 de la Ley.
Se adiciona que una vez que el IMPI haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el titular afectado tendrá un plazo de 2 años para presentar su reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, así como la cuantificación correspondiente a éstos, de manera incidental, para lo cual deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes y deberá tramitarse entonces el procedimiento incidental para la reclamación de la indemnización conforme al procedimiento establecido en la Ley.
Se adiciona que la ejecución de la resolución del incidente emitida por el IMPI podrá promoverse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante los Tribunales Federales competentes.
La determinación y la cuantificación del monto de la indemnización por daños y perjuicios a la que se refiere la nueva Ley, se aplicará a las infracciones declaradas en las solicitudes de declaración administrativa de infracción presentadas a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley.
c) Delitos
Se adiciona una definición de lo que debe entenderse por “falsificar”, como el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por la Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico así como la forma en la que deberá acreditarse, bastando que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama.
Se modifican diversos aspectos respecto del tipo penal especial relativo a la divulgación, apoderamiento, uso y apropiamiento indebidos de un secreto industrial.
Se deroga el supuesto de reincidencia de infracciones a la ley como tipo penal perseguible.
d) Procedimientos Jurisdiccionales
Se establece un nuevo capítulo sobre los procedimientos jurisdiccionales que pueden promoverse para resolver controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley.
Esperamos que este documento informativo les sea de utilidad. Para cualquier duda en relación con el presente, favor de contactar a servicioslegales@cemlegal.com T: +52(81) 8865-7711.
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